바이오니아(대표 박한오)는 최근 전자동핵산추출장비인 엑시프렙(ExiPrep) 과 관련하여 일본의 프레시젼시스템사이언스사를 상대로 제기한 피펫기구를 이용한 자동핵산추출 장치에 관한 특허무효심판에서 승소했다. 자동핵산추출장비는 생체시료로부터 DNA나 RNA를 추출하는 장비로서 유전자를 이용한 분자진단에 핵심장비여서, 관련 세계시장규모가 10억 달러로 매년 고속성장하고 있다.
바이오니아가 개발한 엑시프렙 전자동핵산추출장비는 분자진단에 필수적인 장비로서 그동안 일본의 프레시젼시스템사이언스사가 전세계 시장을 주도해 왔으나, 바이오니아가 다양한 기능을 가진 전자동장비를 1/3 가격에 출시하자 바이오니아의 장비에 대한 특허침해소송을 걸어왔었다.
특허심판원은 지난 10월 프레시젼시스템사이언스 특허무효심판에서 이 사건 특허가 진보성을 결여했다는 바이오니아측 주장을 받아들여 '피펫기구를 이용한 자성물질의 유인/유리 제어방법 및 이 방법을 이용한 분석장치'에 관한 특허(한국 특허 제0148239호)의 무효를 결정했다.
구체적으로, 프레시젼시스템사이언스는 특허청구범위에 대해서 정정청구서를 제출하며 반박하였지만 바이오니아는 정정 전 청구항에 기재된 발명은 물론 정정 후 청구항에 기재된 발명 역시 무효임을 밝혔다. 특허심판원은 심결문을 통해 정정청구를 인정하나, 정정된 청구항 역시 비교대상발명으로부터 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있다는 바이오니아 측의 주장을 받아들였다.
프레시젼시스템사이언스는 바이오니아를 상대로 바이오니아의 엑시프렙 핵산추출시스템 제품에 대해 지난 2010년 8월에 특허권침해금지 가처분을 신청하였으며, 같은 해 10월 특허권침해 및 손해배상소송을, 12월에 무역위원회에 핵산추출시스템 특허권침해 불공정무역행위여부 조사를 신청했다.
이에 대한 대응으로 바이오니아는 2011년 1월 프레시젼시스템사이언스사의 해당특허에 대해서 특허심판원에 특허무효심판을 청구하였다.
지난 6월에 무역위원회는 프레시젼시스템사이언스가 갖고 있는 특허가 무효인 것으로 판단한 후 무효인 특허권의 행사는 권리남용이므로 불공정무역행위에 해당하지 않는다고 결정하였으며, 이에 프레시젼시스템사이언스는 계류중인 특허권침해금지가처분 신청을 취하한 바 있다.
바이오니아는 이 사건 특허무효심결 결과를 해당 민사재판부에 제출하였으며, 이로써 현재 계류중인 바이오니아를 상대로 제기된 특허침해금지 및 손해배상소송은 그 근거가 되는 특허가 무효가 됨으로써 빠른 시일 내에 마무리 될 것으로 예상된다.
그동안 프레시젼시스템사이언스사 및 그 대리점에 의해 바이오니아 제품의 명성과 신용 및 영업상에 상당한 지장을 초래하였으며, 이 사건 특허가 무효 됨에 따라 그간의 피해를 보상받을 수 있기를 기대하고 있다.
바이오니아는 바이오니아의 독창적인 기술로, 프레시젼시스템사이언스사의 특허와 무관한 ExiPrep™ 16 Pro와 ExiPrep™ 16 Plus를 최근 더욱 기능이 향상된 ExiPrep™ 16Dx를 출시하였다. 또한 이러한 바이오니아의 핵산추출기술을 바탕으로 핵산의 추출부터 단백질 합성 및 정제까지 전 과정을 하나의 장비로 수행할 수 있는 ExiProgen™ 전자동 단백질합성 및 핵산추출시스템을 지난 9월 출시하여 국내외에서 큰 반향을 일으키고 있다. 바이오니아는 분자진단과 생명공학연구분야의 다양한 용도에 최적화된 자동 핵산추출시스템 및 추출키트를 개발, 출시하였고 지금까지 국내외에 12개의 특허를 출원하였으며, 이중 2개는 등록이 완료되었다.
바이오니아는 이번 특허소송 승소로 핵산자동추출장비 분야의 최고의 경쟁력을 확인하는 계기가 되었으며, 향후 엑시프렙을 전세계에 보급하여 세계시장 1위를 조속한 시간에 달성하기 위한 노력을 강화해 나갈 것이라고 밝혔다. 바이오니아는 핵산추출 및 유전자분석에 필요한 모든 장비와 관련 시약을 모두 자체 개발하여 독자적인 플랫폼으로 분자진단을 추진하고 있는 유일한 회사이다.
